Главная - Интеллектуальная собственность - Договор на передачу прав лицензионный

Договор на передачу прав лицензионный


Договор на приобретение исключительных прав: как выбрать нужный


Собственность бывает обычная и интеллектуальная. Обычная — это кофемашина, офисный стол, ноутбук.

Вещи можно потрогать, взять в руки. Интеллектуальная собственность — это результат творчества человека: фото, текст, программа, песня, товарный знак.

Любую собственность покупают и берут в пользование. С обычными вещами привычно: заказал кофемашину, оплатил, подписал накладную и забрал со склада.

Кофемашина теперь ваша, можно варить кофе для клиентов в кафе.

В интеллектуальной собственности всё более запутано. Юридически интеллектуальная собственность существует в виде исключительных прав, а не как вещь.

«Исключительное право» равно «право использовать результат творчества по назначению». Например, есть программа для обработки заказов в интернет-магазине. На программу есть исключительные права, они у разработчика.

Закон называет его правообладателем. Чтобы пользоваться программой, надо приобрести у правообладателя исключительное право. Исключительные права приобретают через один из двух договоров по ст.

1233 ГК РФ: — Договору об отчуждении исключительного права.

— Лицензионному договору. Без договора можно зря заплатить дизайнеру или программисту и вдобавок попасть на компенсацию за нарушение авторских прав.

Ещё договоры понадобятся, если ваш контент скопируют и уже вы решите пойти в суд за компенсацией.

В статье рассказываем, на какие случаи рассчитаны каждый из договоров и что обязательно вписывать в текст.

Эльба — онлайн-бухгалтерия для ИП и ООО. Сервис подготовит отчётность, посчитает налоги и освободит время для полезных дел.

Год на «Премиуме» для ИП младше 3 месяцев По договору об отчуждении интеллектуальную собственность покупают и забирают навсегда. Все подробности прописаны в ст.

1234 ГК РФ. Документ оформляют письменно, устные разрешения не работают.

Договор на покупку товарного знака регистрируют в Роспатенте.

Такой договор оформляют на готовые фото, музыку, паттерны, зарегистрированные товарные знаки. После оформления сделки с покупкой делают что угодно: публикуют фото на сайте, печатают логотип на товаре, вставляют музыку в видео, продают программу другим предпринимателям. Интеллектуальная собственность теперь ваша, вы правообладатель.

Предыдущий хозяин больше не использует интеллектуальную собственность. Если купили иллюстрацию для сайта, художник не может второй раз продать её, например, издательству. Однако он останется автором рисунка и может просить указывать себя таковым под иллюстрацией на сайте.

Если оформляете договор об отчуждении исключительного права, проверьте следующее: — В тексте подробно расписывают объект интеллектуальной собственности, права на которые продают. Иначе договора как бы нет. — В предмете договора пишут, что исключительные права переходят в полном объёме. Подойдут формулировки «все исключительные права» или «исключительные права полностью».

Без подобной фразы договор считается лицензионным. Значит, пройдёт время и права на контент прекратятся.

— В договоре не должно быть ограничений на использование объекта. Например, опасно условие, что программу передают на год для установки на трёх компьютерах в офисе.

Разработчики спокойно докажут в суде, что договор подразумевал лицензионное использование, а не полную продажу. И придётся снова платить за программу. — Если обе стороны договора организации или ИП, за интеллектуальную собственность обязательно платят вознаграждение.

Сумму вписывают в соответствующий раздел. Варианты вознаграждения: разовый платеж, периодические платежи и процент от выручки, которую вы получите от использования.

По лицензионному договору интеллектуальную собственность берут в пользование на определённое время.

Правила заключения лицензионного договора можно посмотреть в ст.

1235, 1236, 1237, 1238 ГК РФ. В договоре правообладатель именуется лицензиаром, вы — лицензиатом.

По лицензии берут в пользование программы, базы данных, товарные знаки, фото, песни, дизайн, тексты, шрифты. Лицензионный договор составляют в письменной форме. Для программ, которые скачивают с сайта, письменной формой считается публикация оферты.

К программам на диске прилагают так называемую обёрточную лицензию — печатают текст на коробке. Если объект лицензии — товарный знак, понадобится регистрация в Роспатенте. Лицензии бывают двух видов. Простые неисключительные — лицензиар вправе отдать объект кому-то ещё, кроме вас.

Простая лицензия действует по умолчанию. Исключительные — лицензию дали только вам.

Посмотрите в договоре следующее: — Точное описание объекта интеллектуальной собственности.

Без него лицензия недействительна. — Как можно использовать объект. Например, пользоваться программой на одном рабочем месте. Или публиковать текст на конкретном лендинге. Это важно: лицензиат использует объект только способами, прямо прописанными в договоре. Если не сказано, что текст можно вставлять в рекламный буклет, значит, так делать нельзя.

Если не сказано, что текст можно вставлять в рекламный буклет, значит, так делать нельзя.

Правообладатель может взыскать компенсацию.

Полный список способов прописан в ст. 1270 ГК РФ. Здесь есть исключение для программ и баз данных. Пользователь может настроить программу, изготовить запасную копию, изучить принцип работы программы.

Такие способы разрешены в ст.

1280 ГК РФ. — Срок лицензии. По умолчанию это пять лет. — Территория использования объекта.

Без указания — вся Россия. — Как платите вознаграждение: один раз, периодически или отдаёте процент от выручки. Если обе стороны коммерческие фирмы и ИП, вознаграждение указывают обязательно.

Дарить лицензии нельзя. — Купленную лицензию можно передать кому-то еще, если правообладатель согласен. Это называется сублицензией. Если планируете допустить к программе или дизайн-проекту другого предпринимателя, включите разрешение лицензиара в договор. Часто бывает, что предприниматель заказывает контент у фрилансеров или в фирме.

Получается, сначала надо договориться о подготовке фото, а потом выкупить у фотографа исключительные права. На такие случаи в законе есть договоры на создание интеллектуальной собственности, в которые уже «встроены» договоры на приобретение исключительных прав.

Надо только выбрать, за что платите исполнителю: продажу или временную лицензию. С фрилансерами заключают договор авторского заказа — ст.

1288 ГК РФ. Исключительное право на созданный объект интеллектуальной собственности появляется у исполнителя. Поэтому в договоре надо отдельно указать, что права полностью переходят к заказчику, то есть к вам, и вы их оплачиваете. Можно договориться и о лицензии, так иногда делают в договорах на создание программ.

В общем, как договоритесь с исполнителем. Заказ у фирмы оформляют договором подряда по ст. 1296 ГК РФ. По умолчанию исключительное право сразу появляется у заказчика.

Заказали сайт в студии, подписали акт, заплатили за работу и переход прав — вы правообладатель. Но лучше проследить, чтобы в договор не попала фраза, что права у подрядчика и их нужно выкупить.

Если программу, логотип или текст делает ваш работник по трудовому договору, исключительное право тоже сразу становится вашим по ст. 1295 ГК РФ. Проследите, чтобы не было наоборот — закон это разрешают. За исключительное право работнику платят вознаграждение.

А работодатель должен начать использовать результат работы в течение трёх лет.

Кодер написал программу — нужно продать её или внедрить в бизнес в этот срок. Иначе потеряете исключительное право: оно вернётся к работнику.

Лицензионный договор на передачу неисключительных прав

16 апреля 2020983 прочитали1 мин.1,5 тыс.

просмотров публикацииУникальные посетители страницы983 прочитали до концаЭто 65% от открывших публикацию1 минута — среднее время чтенияЗдравствуйте, сегодня мы с Вами разберем еще одну очень интересную тему, а именно « на объекты интеллектуальной собственности».Использовать результаты чужого интеллектуального труда возможно только в рамках специальных соглашений.

О том, что же представляет из себя лицензионный договор я Вам сейчас расскажу.Определение лицензионного договора содержится в Гражданском кодексе РФ, в п. 1 ст. 1235, согласно которому по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
1 ст. 1235, согласно которому по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

При это лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.Давайте теперь выясним, в каком виде должен быть заключен лицензионный договор, какие условия являются существенными и каких видов он бывает.Лицензионный договор должен быть обязательно заключен в письменной форме, если Гражданским кодексом не предусмотрено иное, и зарегистрирован в Роспатенте, в случае если объект, на который передаются неисключительные права подлежит обязательной государственной регистрации.Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.К существенным условиям лицензионного договора относится следующая информация: — предмет договора, — способы использования результата интеллектуальной деятельности, — размер и порядок вознаграждения. Территория, на которую предоставляется право использования, и срок действия договора не относятся к существенным условиям лицензионного договора.В случае отсутствия в договоре условия о территории, договор будет действовать на всей территории РФ.

Если же в договоре не указан срок, то он считается заключенным на 5 лет.Кроме того, срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.Обращаем Ваше внимание, что если существенные условия договора не согласованы, то такой договор считается незаключенным.

В соответствие с п. 1 ст. 1236 ГК РФ лицензионный договор может быть двух видов и предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации:- без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия);- с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (неисключительная лицензия).Особой разновидностью лицензионного договора является сублицензионный договор, в соответствии с которым при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.При этом сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.Срок действия сублицензионного договора не может превышать срок действия лицензионного договора.Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.А теперь давайте узнаем, какие же объекты интеллектуальной собственности могут быть предметом лицензионного договора? Их великое множество.Это литературные, художественные и научные труды; сценическая деятельность, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи; товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения; изобретения; промышленные образцы; географические названия; сорта растений и породы животных; микросхемы, радиосигналы, базы данных, доменные имена и другие объекты интеллектуального труда.

Гражданско-правовые договоры в сфере IT: способы приобретения прав на софт.

Часть 1

Важное 27 мая 2014 г.

11:44 Екатерина Соколова, руководитель юридического отдела, группа компаний Как правильно оформить права на приобретенное программное обеспечение (ПО)? Как выбрать оптимальную форму контрактования, защитить свои права пользователя ПО и не потерять при этом на налогах? Предлагаем вашему вниманию обзор договорных схем, применяемых в IT для приобретения программного обеспечения.
Предлагаем вашему вниманию обзор договорных схем, применяемых в IT для приобретения программного обеспечения.

Ввиду сложности и объемности материала обзор разбит на две части. Первая часть посвящена общему описанию правоотношений, касающихся приобретения прав на софт, и содержит обзор договоров, которые заключаются при наличии уже разработанного, существующего программного обеспечения. Вторая часть сфокусирована на договорных схемах, используемых при создании программного обеспечения, а также на сопутствующих приобретению ПО договорах.

Настоящая статья может в первую очередь заинтересовать приобретателей прав на софт, однако вполне вероятно, что она будет небезынтересна и правообладателям.

Также следует оговориться, что настоящий обзор рассматривает только взаимоотношения в рамках коммерческого оборота между организациями.

Взаимоотношения B2C не являются предметом рассмотрения обзора, хотя изложенное может во многом применяться по аналогии и к отношениям с потребителями. Также в настоящей статье не рассматриваются вопросы, касающиеся свободного ПО (открытых лицензий в терминологии новелл ГК РФ), поскольку это отдельная большая тема. К сожалению, на сегодняшний день далеко не все участники рынка (даже среди профессионалов в сфере программного обеспечения и прочих информационных технологий) понимают, чем именно они торгуют и какие правоотношения возникают при так называемой продаже программного обеспечения.

Хотя надо отметить, что год от года юридическая грамотность продавцов заметно повышается и сейчас уже довольно редко встречаются такие выражения, как «аренда», «лизинг лицензий» и другие сомнительные с позиции действующего законодательства термины. В настоящее время в договорной практике для описания предмета договора чаще всего используются следующие термины: — продажа лицензий на ПО; — продажа ПО; — продажа экземпляров ПО; — передача прав на ПО; — передача ПО; — предоставление прав на ПО; — предоставление простой лицензии на ПО; — реализация ПО; — уступка права на ПО и т. д. Какой же из перечисленных и многих других терминов может быть признан наиболее корректным?

Ответ на этот вопрос можно дать только после определения воли сторон и, следовательно, типа договора, который будет ими использован для оформления взаимоотношений.

Прежде всего, важно уяснить саму суть правоотношений, связанных с реализацией ПО. Согласно ст. 1225 и 1259 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), программы для ЭВМ (которые в обиходе чаще называют «софт», «программное обеспечение», «ПО», «компьютерные программы») являются объектами интеллектуальной деятельности и подлежат охране специальным разделом права — авторским правом.
Согласно ст. 1225 и 1259 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), программы для ЭВМ (которые в обиходе чаще называют «софт», «программное обеспечение», «ПО», «компьютерные программы») являются объектами интеллектуальной деятельности и подлежат охране специальным разделом права — авторским правом.

Согласно действующему законодательству, авторское право (как и иные интеллектуальные права) делится на: — исключительное право, которым правообладатель может распоряжаться по собственному усмотрению, в том числе отказаться от него или передать его в полном объеме третьим лицам.

То есть это право является коммерческой составляющей авторского права — правом, на котором можно заработать; — личные неимущественные права (право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения и др.), которые не могут отчуждаться автором и всегда принадлежат только ему.

Таким образом, указанные права не могут вводиться в торговый оборот, заработать на них в рамках договорных правоотношений не получится.

При этом ст. 1227 ГК РФ говорит о том, что интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а переход права собственности на вещь по общему правилу не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что предмет договоров на реализацию программного обеспечения должен быть каким-то образом связан с исключительным правом на ПО, а не с правом собственности на диск с дистрибутивом, и будет зависеть от объема прав, который правообладатель готов предоставить в отношении ПО покупателю.

Самое время для удобства провести систематизацию ПО и договоров о распоряжении правами на его использование. В целях договорного оформления правоотношений ПО удобно разделить на уже существующее и еще не созданное. Объем предоставляемых по договору прав можно разделить на полный (отчуждение исключительного права в полном объеме) и частичный (предоставление определенного набора правомочий, перечисленных в ст.

1270 ГК РФ) Это и есть основные признаки, исходя из которых, на наш взгляд, следует выбирать договорную схему.

П. 1. ст. 1233 ГК РФ устанавливает два способа распоряжения своим исключительным правом на произведение (к которому по закону приравнивается ПО): отчуждение в пользу другого лица исключительного права или предоставление другому лицу права использования в установленных лицензионным договором пределах.

Рассмотрим оба способа по порядку. Договор об отчуждении исключительного права (договор передачи исключительного права, договор уступки исключительного права) Самый радикальный способ распорядиться программным обеспечением — это передать исключительное право на него по договору об отчуждении исключительного права.

Ранее можно было встретить такое наименование, как

«договор уступки исключительных прав на использование ПО»

(см., например, п.

3 ст. 15 Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»), однако часть IV ГК РФ установила новую терминологию для договоров такого типа. Стороны договора: правообладатель — приобретатель права.

Согласно ст. 1285 ГК РФ,

«по договору об отчуждении исключительного права на произведение автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права»

. Таким образом, с момента вступления в силу договора об отчуждении исключительного права на ПО (или в иной согласованный сторонами момент) прежний правообладатель утрачивает право на использование ПО любыми из перечисленных в ст.

1270 ГК РФ способами, а приобретатель права становится полноправным владельцем всего исключительного права на ПО и может в дальнейшем распоряжаться им по собственному усмотрению в течение всего срока действия исключительного права (для программ для ЭВМ — в течение всей жизни авторов ПО и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти последнего автора). Существенными условиями договора являются предмет и цена договора (порядок ее определения). Предмет должен быть явно определен — ПО либо подробно описывается, либо, если оно регистрировалось, стороны могут указать номер свидетельства о регистрации ПО.

Правила определения цены, предусмотренные п.

3 ст. 424 ГК РФ, не применяются — при отсутствии явной договоренности сторон по указанным условиям договор не считается заключенным. Договор об отчуждении исключительного права на ПО должен быть заключен в письменной форме (п. 2 ст. 1234 ГК РФ), а также, в случае если ПО подвергалось государственной регистрации, зарегистрирован в Роспатенте, как того требует п.

5 ст. 1262 ГК РФ. В случае несоблюдения письменной формы или требования о регистрации договора он считается незаключенным, а право не считается переданным приобретателю.

Важный нюанс: в соответствии с Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ

«О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(далее — Правки в ГК РФ), с 01.10.2014 регистрации будет подвергаться не сам договор, а факт перехода права, что повлечет некоторую вариативность в списке предоставляемых для регистрации документов. Исключительное право переходит к приобретателю с момента заключения договора либо в иной момент, предусмотренный в договоре. Налоговые последствия: — при планируемом сроке использования ПО более 12 месяцев исключительное право на ПО формирует нематериальный актив (НМА) в составе имущества организации; — при стоимости более 40 000 руб.

расходы на приобретение исключительного права на ПО списываются в порядке амортизации (до 40 000 руб.

— списываются единовременно); — если речь не идет об импорте, такого вида сделки не облагаются НДС (подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).

Это надо иметь в виду, но, вероятно, извлечь выгоду из такой льготы смогут только приобретатели, применяющие УСН, или физические лица: организации на общей системе налогообложения не почувствуют выгоды от отсутствия НДС. Лицензионный договор (лицензия, договор о предоставлении лицензии) Указанный тип договора регулируется статьями 1235, ГК РФ.

Стороны договора: лицензиар — лицензиат.

Лицензия предполагает предоставление лицензиату определенного договором объема прав использования программного обеспечения при сохранении исключительного права за лицензиаром. Права предоставляются на определенный в договоре срок, на определенной территории, за определенную сторонами цену (вознаграждение лицензиара). При неопределении сторонами в договоре указанных выше условий применяются следующие правила: — при отсутствии точного объема предоставляемых прав и/или цены договора договор считается незаключенным.

Однако, начиная с 01.10.2014, договор, заключаемый в упрощенной форме (путем присоединения к тексту договора, изложенному, в частности, в электронном виде либо на упаковке ПО) либо в форме открытой лицензии, является по дефолту безвозмездным и, следовательно, к нему не применяются условия недействительности при неуказании цены договора в его тексте; — при неуказании территории использования права лицензиата могут реализовываться на территории РФ; — при неуказании срока действия договора (лицензии) он считается заключенным на пять лет. Важно: если в договоре фигурирует формулировка «права предоставляются бессрочно», это может быть расценено как неопределенный срок действия договора, что сократит его до 5 лет. Самая безопасная формулировка для случаев предоставления бессрочной лицензии — «на весь срок действия исключительного права на ПО».

Форма договора — письменная, при ее несоблюдении договор считается незаключенным, за исключением так называемой «оберточной лицензии», упоминаемой в п. 3 ст. 1286 ГК РФ. С 01.10.2014 круг лицензионных договоров, для которых не требуется письменная форма, расширится: в него добавятся договоры, заключаемые в упрощенном порядке (п.
3 ст. 1286 ГК РФ. С 01.10.2014 круг лицензионных договоров, для которых не требуется письменная форма, расширится: в него добавятся договоры, заключаемые в упрощенном порядке (п.

5 ст. 1286 ГК РФ в редакции Правок в ГК РФ), а также открытые лицензии (ст. 1286.1 ГК РФ в редакции Правок в ГК РФ).

В отличие от договора отчуждения исключительного права, регистрации не подлежит вне зависимости от регистрации ПО.

При фиксации в договоре способов использования ПО важно обращать особое внимание на такой способ использования, как модификация (переработка) ПО.

Согласно п. 2 ст. 1259 ГК РФ, производные произведения (полученные в результате переработки первичного произведения) являются отдельными объектами охраны авторского права. Таким образом, при наличии у лицензиата права на переработку произведения и такой возможности (при предоставлении ему исходного текста программы) он может творчески дополнить или модифицировать ПО (например, переведя его на другой язык программирования) и получить новый объект охраны, исключительное право на который будет принадлежать уже ему.

Таким образом, разрешая модификацию ПО, лицензиар должен понимать, что исключительное право на его ПО (иногда незначительно переработанное) может «задвоиться». Право на переработку ПО должно предоставляться лицензиату только в самых крайних случаях!

Существует два типа лицензионных договоров: договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии и договор о предоставлении исключительной лицензии.

В первом случае лицензиар предоставляет лицензиату лицензию, сохраняя за собой право на выдачу лицензий третьим лицам. Во втором случае лицензиар не имеет права выдавать третьим лицам лицензии на ПО в течение срока действия исключительной лицензии.

Подавляющее большинство лицензионных договоров на ПО заключаются по первому типу, второй тип более востребован в правоотношениях в области средств индивидуализации.

Вознаграждение за лицензию может быть установлено в виде фиксированной суммы, уплачиваемой разово (паушальный платеж) или периодически (роялти), либо в виде периодических платежей, устанавливаемых в относительных величинах (например, процент от выручки лицензиата за определенный период). Стороны могут закрепить определенную комбинацию платежей в договоре.

В лицензионных договорах на ПО относительный размер вознаграждения устанавливается очень редко. Такой способ, также как исключительная лицензия, скорее свойственен договорам в области средств индивидуализации. Налоговые последствия: — предоставление лицензии не образует у лицензиата нематериального актива, поскольку, согласно подп.

б п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), а также п. 3 ст. 257 Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ), нематериальным активом является исключительное право на результат интеллектуальной деятельности; — разовый платеж за приобретение лицензии учитывается в составе расходов будущих периодов и списывается на расходы равномерно в течение всего срока лицензионного договора. В случае если в договоре не установлен четкий срок его действия (например, срок лицензии привязан к сроку действия исключительного права на ПО), лицензиат имеет право самостоятельно установить ПО, как это указано в письме Минфина РФ от 18 марта 2013 г.

№ 03-03-06/1/8161. Однако мы рекомендуем для минимизации налоговых рисков прописывать в бессрочных лицензионных договорах срок его полезного использования (который может быть отличен от срока действия лицензии) и отталкиваться от него при определении срока списания затрат; — периодический платеж учитывается в полном объеме в составе расходов в периоде, за который он уплачивается.

Таким образом, в налоговом смысле лицензиату выгоднее уплачивать периодические платежи, чтобы максимально сблизить фактическую дату платежа и дату его отражения в налоговом учете; — НДС реализация не облагается, поскольку льгота распространяется и на лицензионные договоры.

Отдельный подвид рассматриваемого договора — сублицензионный договор. Сторонами в таком договоре являются лицензиат, получивший право на предоставление лицензии третьим лицам от лицензиара либо иного уполномоченного лица, и сублицензиат, получающий лицензию.

Использование термина «сублицензиар» допустимо, но не соответствует терминологии ГК РФ. При заключении такого договора важно иметь в виду, что объем прав по предоставляемой сублицензии и срок ее действия не могут превышать объем, предоставляемый по лицензионному договору, заключенному лицензиатом с лицензиаром (напрямую или посредством сублицензионной цепочки). В случае превышения срока сублицензионного договора по сравнению с договорами-предшественниками в цепочке договоров сублицензионный договор считается заключенным на минимальный срок договора-предшественника.

При том важной здесь является финальная дата договора, а не его срок. В случае если лицензионный договор заключен в 2010 г.

на 5 лет, а сублицензионный — на 4 года в 2013 г., сублицензионный договор все равно будет действовать до 2015 г. Что касается превышения объема прав, то кодекс прямо не устанавливает последствия, но думается, что в данном случае можно применить положения п.

2 ст. 168 и ст. 180 ГК РФ и считать такой сублицензионный договор частично недействительным (скорее ничтожным, чем оспоримым, поскольку затрагиваются интересы третьего лица — лицензиара).

Более того, любой предыдущий договор может устанавливать определенные ограничения для последующих сублицензионных договоров, потому очень важно отследить всю правовую цепочку, начиная от лицензиара, например, запросив копии всех договоров у контрагента.

Важно: согласно российскому законодательству права использования могут передаваться исключительно по (суб)лицензионному договору (или по договору коммерческой концессии, который является в определенной степени видом лицензионного договора), который имеет определенные обязательные атрибуты (см.

выше), потому наличие в договорной цепочке от правообладателя лицензии к приобретателю правоустанавливающих документов, отличных от соответствующих требованиям законодательства РФ лицензионных договоров, будет являться существенным риском для приобретателя, поскольку его договор может быть признан недействительным, а добросовестность использования ПО приобретателем недоказанной. Само согласие на предоставление сублицензии может быть зафиксировано не в самом лицензионном договоре, а в отдельном письменном документе (п.

1 ст. 1238 ГК РФ), однако наличие лицензионного договора обязательно в любом случае. Еще одним риском заключения сублицензионного договора является то, что с момента расторжения какого-либо договора в цепочке, предшествовавшей данному договору, последующие договоры также теряют силу.

Чтобы обезопасить себя в этом случае, сублицензиат должен предусмотреть в своем договоре: 1) обязанность лицензиата перевести свои обязательства по сублицензионному договору на лицензиара в случае расторжения лицензионного договора и 2) наличие существенного штрафа за несоблюдение указанного условия.

Однако и такая мера не может дать сублицензиату полную уверенность.

Особенно если сам лицензиат приобретает права на заключение сублицензионного договора также в рамках сублицензионного договора. Все правила, применяемые к лицензионным договорам (в том числе налоговые), применяются и к сублицензионным договорам в полном объеме.

Описание лицензионных договоров будет неполным без описания таких способов приобретения прав на ПО, как «оберточная лицензия», которая упоминалась выше, и договор франчайзинга.

«Оберточная лицензия» и договор купли-продажи ПО (экземпляров ПО) Стороны договора купли-продажи: продавец (дистрибутор) — покупатель.

Стороны лицензионного договора: лицензиар — лицензиат. Интересной особенностью данного способа является то, что обычно «оберточной лицензии» сопутствует заключение договора купли-продажи ПО.

Фактически указанный договор является как бы обеспечивающим право использования ПО. В случае приобретения экземпляров ПО покупатель получает дистрибутивы ПО на дисках, на которых, согласно п. 3 ст. 1286 ГК РФ, должны излагаться условия лицензионного соглашения, которые покупатель (лицензиат) акцептует, как это предусматривается правилами о договоре присоединения (ст.

428 ГК РФ). Таким образом, здесь наличествует сложное правоотношение: покупатель приобретает у продавца дистрибутив ПО (первый договор), а в момент вскрытия упаковки диска присоединяется к лицензионному соглашению с лицензиаром (второй договор). Конечно, сейчас уже сложно представить, чтобы на упаковке диска с ПО лицензиар прописывал лицензионные условия — они чаще всего «зашиты» в программный код и появляются при первом запуске программы, а диалоговое окно предлагает пользователю согласиться на условия лицензии.

Поэтому можно с уверенность назвать формулировку указанной нормы морально устаревшей. К тому же, как уже отмечалось выше, лицензионный договор является незаключенным, если в нем не установлены условия, касающиеся лицензионного вознаграждения.

Правообладатели ПО же могут пренебрегать установлением какой-либо цены в таком лицензионном договоре присоединения, поскольку они получают вознаграждение в рамках договоров с дистрибуторами экземпляров ПО.

Таким образом, указанный лицензионный договор может быть признан незаключенным, а использование ПО — незаконным.

К счастью, перечисленные изъяны устранены законодателем: с 01.10.2014 регулирование «оберточных лицензий» распространяется также на установление условий в электронном виде, а при отсутствии в таком типе договоров условий о цене он считается безвозмездным.

К тому же в настоящее время правила «оберточных лицензий» де-факто трактуются расширительно.

При приобретении экземпляров ПО важно иметь в виду следующее: при покупке ПО у сомнительных продавцов или в случае, если это ПО малоизвестного правообладателя, покупатель может оказаться в ситуации, когда при установке ПО он не найдет лицензионного соглашения с правообладателем, что будет означать невозможность использования ПО, несмотря на приобретение его экземпляра, поскольку наличие лицензионного соглашения в любом случае обязательно. При заключении договора купли-продажи покупателю надо обязательно удостовериться в том, что продавец получил от правообладателя право на распространение экземпляров ПО. Обычно такие права предоставляются по договорам об оказании дистрибуторских услуг.

В любом случае всегда безопаснее приобретать ПО у крупных мультибрендовых дистрибуторов либо у реселлеров, указанных правообладателем в качестве авторизованных. Налоговые последствия в целом соответствуют последствиям при заключении лицензионных договоров с двумя нюансами: — платеж за приобретение дистрибутива устанавливается только в фиксированной сумме; — договор купли-продажи экземпляров ПО облагается НДС, не попадая под льготу, установленную подп. 29 п. 2 ст. 149 НК РФ (за разъяснениями можно обратиться, например, к письму Минфина РФ от 01.04.2008 № 03-07-15/44).

Покупателю надо обязательно требовать у продавца корректный счет-фактуру на сумму покупки! Договор коммерческой концессии (договор франчайзинга) Стороны договора: правообладатель — пользователь. Согласно ст. 1027 ГК РФ,

«по договору коммерческой концессии правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на , знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)»

.

Таким образом, в рамках договора франчайзинга пользователю может также предоставляться право использования ПО, и в данном случае это будет разновидностью лицензионного договора.

Однако договор франчайзинга является очень специфическим договором, и мы не будем его подробно рассматривать в данном обзоре, а ограничимся лишь упоминанием такой возможности получения права использования ПО. Сложные вопросы Итак, мы описали все возможные способы приобретения прав на уже существующее ПО. Никаких других возможностей получения права использования отечественный законодатель не предусмотрел, установив в качестве способов приобретения прав на ПО закрытый перечень видов договоров.

Таким образом, заключая договоры, не поименованные выше (либо не содержащие признаки указанных выше договоров), и приобретатель прав, и правообладатель определенным образом рискуют, поскольку иные договоры могут быть признаны недействительными либо переквалифицированы самым неожиданным образом контролирующими (например, налоговыми) органами. В целях обеспечения максимальной определенности правовых и налоговых последствий заключаемых договоров мы настоятельно рекомендуем не использовать иные договорные формы при оформлении правоотношений, связанных с предоставлением прав на ПО.

В то же время гражданским кодексом не запрещено использование непредусмотренных им видов договоров.

Это дает возможность сторонам использовать сложные предметы договоров, предусматривающие не только предоставление прав на ПО, но также возможность получения сопутствующих услуг (например, сопровождения ПО).

Такие договоры, конечно, не запрещены законом, однако к ним у налоговых органов всегда повышенное внимание. Поскольку, как известно, в России первая задача при составлении договора — удовлетворить все формальные требования налоговых органов, а затем уже описать приемлемые условия в заданных рамках, особенно важно тщательно выверять формулировки таких договоров, чтобы они не попали в группу риска.

Идеально вообще не объединять договоры с разными предметами и особенно с разным режимом налогообложения, однако если от единого договора уйти нельзя, основное правило, про которое никогда нельзя забывать при составлении сложных договоров, — это обязательное разделение услуг (работ, товаров), облагающихся НДС и не облагающихся НДС. В лицензионных договорах эта рекомендация особо значима, поскольку предоставление лицензий, в отличие от сопутствующих услуг, не облагается НДС. Таким образом, в лицензионных договорах, по которым, в том числе, оказываются услуги по техподдержке ПО или по его сопровождению (в том числе гарантийному!), надо обязательно разделять стоимость вознаграждения за лицензию и стоимость услуг, выделяя в последней сумму НДС.

В случае предоставления материальных носителей в лицензионном договоре желательно также выделять их стоимость либо прямо указывать, что стоимость этих материальных носителей включается в лицензионное вознаграждение, поскольку они лишь обеспечивают возможность использования ПО в соответствии с лицензионным договором (см. письмо Минфина РФ от 25 июня 2008 г.

№ 03-07-07/70). В случае несоблюдения указанных правил налоговая может доначислять НДС на всю сумму договора у лицензиара (если все услуги указаны в договоре как необлагаемые НДС), а у лицензиата, в свою очередь, не признать вычет по НДС, если в договоре указывается, что все услуги, в том числе предоставление лицензии, НДС облагаются. Вторая сложность часто имеет место при заключении лицензионного договора на ПО с иностранным правообладателем.

Это предоставление лицензии на всю группу лиц по договору лишь с головной организацией. Во многих зарубежных правопорядках это является распространенной практикой в силу своего удобства, однако в России с такими договорами обязательно возникнут проблемы, если в них не указаны правила сублицензирования третьим лицам, а также стоимость сублицензий. Выражается проблема в следующем: если головная организация просто так передаст лицензии иным участникам группы лиц без установления платы за такие сублицензии, налоговики, скорее всего, доначислят налог на прибыль участникам группы лиц за полученную материальную выгоду от безвозмездного использования ПО, а также могут доначислить и НДС при расширительном толковании ст.

146 НК РФ (в части безвозмездной реализации товаров, работ, услуг, под которую, строго говоря, реализация права не подпадает).

В случае же непредоставления сублицензии иным участникам группы лиц головной организацией, заключившей договор с лицензиаром (а также в случае если возможность предоставления сублицензии в принципе не предусмотрена для головной организации и лицензии переходят иным участникам группы лиц без конкретизации, на непонятном основании), указанные лица могут быть признаны нарушителями лицензионных прав и привлечены к ответственности. При этом наличие претензий от правообладателя в данном случае, конечно, маловероятно, однако согласно законодательству соответствующие защитные действия могут предприниматься также правоохранительными органами, которые зачастую не интересуются мнением самих правообладателей. Таким образом, при заключении договоров такого типа в них надо обязательно предусмотреть следующие условия: — основания предоставления лицензии третьим лицам — сублицензия от лицензиата (головной организации, которой предоставлено право выдавать сублицензии); — установление стоимости (порядка ее определения) лицензионного вознаграждения, уплачиваемого сублицензиатами лицензиату.

В случае если такие условия установить в договоре невозможно, можно попробовать применить правила трансфертного ценообразования в группе лиц и обосновать сумму возмещения расходов головной организации иными участниками группы лиц.

Указанный тип договоров одобрен Организацией экономического сотрудничества и развития, методологию которой сейчас активно применяют российские налоговики в своей работе, однако официально такой тип взаиморасчетов не закрепляется в российском праве и использование такой схемы может вылиться в определенные негативные последствия для лицензиатов. Продолжение во

Лицензионный договор (исключительная лицензия)

Договор исключительной лицензии заключается, если передаётся в эксклюзивное пользование результат интеллектуальной деятельности (программа ЭВМ, изображение, фотография и др.), на определенный срок.

При этом автор не вправе передавать его в использование другим лицам, а также самостоятельно использовать этот объект интеллектуальной собственности теми же способами, которые указаны в лицензионном соглашении.

Однако, автор сохраняет право доработки результата интеллектуальной деятельности, модификации и создания на его основе новых результатов.

Здесь необходимо указать место и дату заключения соглашения, и реквизиты сторон. Сторонами в данном случае будут выступать:

  1. Лицензиат — лицо, приобретающее у собственника (лицензиара) право использования результата интеллектуальной деятельности.
  2. Лицензиар — лицо, предоставляющее другому лицу право на использование объекта лицензии.

При этом сторонами могут выступать как физические лица, так и субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица и индивидуальные предприниматели). Чтобы переданные права на результат интеллектуальной деятельности были признаны исключительными, это должно быть прямо прописано в тексте заключённого между сторонами соглашения.

То есть можно прописать, что права предоставляются на основании исключительной лицензии, либо прописать запрет на заключение лицензионных договоров с третьими лицами, но лучше всего указать и то, и другое. Обязательным является указание предмета соглашения, то есть результата интеллектуальной деятельности, право использования которого передаётся по договору.

При этом в тексте должны быть указаны характеристики и описание РИД, например, можно перечислить следующие характеристики: жанр, тематика, исключительные особенности произведения, язык программирования и функционал программы, особенности построения и назначения базы данных, и иные сведения, позволяющие идентифицировать результат интеллектуальной деятельности. Если права на предмет зарегистрированы в Роспатенте, то укажите данные свидетельства о регистрации результата интеллектуальной деятельности.

Ещё одно обязательное условие, которое нужно прописать в тексте соглашения — это способы использования объекта.

По закону Лицензиат приобретает право использования объекта исключительного права только способами, прямо указанными в лицензионном договоре. Поэтому в разделе о правах и обязанностях сторон укажите весь список прав, которые передаются Лицензиату.

В договоре можно обозначить территорию использования прав, если территория в договоре не указана, Лицензиат вправе осуществлять использование РИД на всей территории Российской Федерации. Укажите в этом разделе на какой срок Лицензиар предоставляет права на использование объекта интеллектуальной деятельности. Также можно прописать в соглашении обязанность Лицензиата предоставлять отчёты об использовании РИД ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или в иной срок.

Или можно указать, что отчёты предоставляются по требованию Лицензиара. В отчётах может указываться способ использования, информация о проданных экземплярах: количество экземпляров, стоимость, территория распространения и т.д. По сути, отчёт — это формальность, которая позволяет правообладателю отслеживать, используется ли произведение в рамках договора или нет.

Исключительная лицензия обычно предполагается возмездной, поэтому определите в договоре размер вознаграждения, которое может быть единовременным, выплачиваться периодически или рассчитываться в зависимости от объема использования (от дохода за использование результата интеллектуальной деятельности). Обязательно пропишите срок, в течение которого должно быть выплачено вознаграждение. Можно также указать способ выплаты: обычно это происходит путём перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

Каждая из сторон должна нести ответственность в случае нарушения своих обязанностей. Лицензиар со своей стороны должен гарантировать, что он является законным правообладателем прав на объект интеллектуальной деятельности и на момент подписания договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены. Если Лицензиар нарушит свое обязательство по передачи прав, то вторая сторона может расторгнуть договор и требовать уплаты неустойки.

Также если Лицензиат не выплатит в срок вознаграждение, Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора и потребовать уплаты неустойки. Размер неустоек должен быть адекватным.

Обычно указывают 0.1-1% от суммы договора.

ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор

  1. Статья 1235. Лицензионный договор

Подготовлены редакции документа с изменениями, не вступившими в силу См. также: , , Перспективы и риски арбитражных споров.

Ситуации, связанные со ст. 1235 ГК РФ- Лицензиат хочет признать договор незаключенным- Лицензиат хочет признать договор недействительным (ничтожным) полностью или в части- Лицензиар хочет признать договор недействительным- Лицензиат хочет расторгнуть договор в связи с существенно изменившимися обстоятельствами или существенным нарушением условий договора лицензиаром- Лицензиат хочет признать односторонний отказ лицензиара от исполнения договора недействительнымСм. все ситуации, связанные со ст.

1235 ГК РФ 1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящего Кодекса.(п.

2 в ред. Федерального от 12.03.2014 N 35-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)3.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.4.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные настоящего Кодекса, не применяются.Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.(абзац введен Федеральным от 12.03.2014 N 35-ФЗ)5.1.

Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.(п. 5.1 введен Федеральным от 12.03.2014 N 35-ФЗ)6.

Лицензионный договор должен предусматривать:1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);(в ред. Федерального от 12.03.2014 N 35-ФЗ)(см.

текст в предыдущей редакции)2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.


prinyatie-nasledstva.ru © 2021
Наверх